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现在庆祝为时尚早,张锋CRISPR基因编辑专利仍然会被无效的!

已有 3459 次阅读 2017-2-17 17:29 |系统分类:观点评述

刘学武

最近中国生物界乐开了花,多个媒体公众号都报道了Broad研究所张锋团队赢得CRISPR专利之战,好像张锋最终胜利保住了CRISPR 基因编辑的关键专利。被媒体这么一鼓噪,我还真以为张锋取得胜利,可惜UCDoudna团队自己没有保护好自己的专利。更有甚者,大家都以为同行承认了张锋在CRISPR 基因编辑领域的关键贡献,获得诺奖指日可待。

这与我原来认定张锋的CRISPR基因编辑专利最终会被无效预期完全相反,我似乎被“打脸了”。我一个在美国、欧盟、日本、中国和印度申请多个生物领域专利的专利专家这时感觉特别狼狈。科学网博主岳东晓还讽刺挖苦我,要我好好钻研,凭真本事吃饭,他反复要我通读美国专利局关于张锋专利的裁决书。虽然这家伙是在嘲笑我,但是我还是稍微静下心看了一下这个所谓张锋胜利的裁决书。看完我就乐了,原来媒体都在胡说八道,媒体报道和专利局出的裁决书根本不是一条道上的东西。高中偏上文化素质从业者的媒体不按事实,胡编滥造还情有可原,那些本身就是科学家撰稿的专业公众号再如此瞎宣传就不应该了。

大家不要高兴的太早,仔细看一眼美国专利局关于张锋CRISPR 基因编辑专利的裁决,你就会发现,美国专利局的专利法官(相对于中国专利局复审委)并没有裁决张锋获胜,或者裁决张锋专利依然成立,只是裁决张锋团队并没有构成对UCDoudna团队专利申请的干扰(Interference。显然,UCDoudna团队先向美国专利局申诉张锋CRISPR基因编辑专利构成了对前者专利申请的干涉,显然这个干涉是不对的,专利局有权纠正,即假如判断被申诉人的专利申请构成了对申诉人专利的干涉(interference-in-fact),那么专利局即可裁决被申诉人的专利无效。当然如果这个申诉不成立,则专利局不会对被申诉人的专利采取任何行动。被大家热炒的美国专利局裁决张锋赢得专利其实就是这种情况。

依据裁决书,我们可以知道,UCDoudna团队向美国专利局申诉,申诉事由是张锋CRISPR 基因编辑专利申请构成了对UCDoudna团队的专利干涉。美国专利局裁决也只是认定张锋CRISPR 基因编辑专利申请是否构成了对UCDoudna团队的专利干涉,显然美国专利局裁决的结果是认定张锋CRISPR 基因编辑专利申请没有构成了对UCDoudna团队的专利干涉(A determination of 22 no interference-in-fact deprives UC ofstanding to raise other challenges against 23 Broad’s claims in thisproceeding. See 37 C.F.R. § 41.201)。在裁决书中写的很明白,本次裁决只裁决是否有干涉,而并不涉及被申诉人的专利是否有效。

The parties’ claims are the priorart to be considered in an interference-in-fact inquiry. See 37 C.F.R. §41.203(a) (“An interference exists if the subject matter of a claim of oneparty would, if prior art, have anticipated or rendered obvious the subjectmatter of a claim of the opposing party and vice versa.”). Interference-in-factis a determination of whether there is an interference,not whether the parties’ claims are patentable.

既然裁决张锋CRISPR 基因编辑专利申请构成对UCDoudna团队专利的干涉,那么是不是可以说张锋就赢了专利,取得了胜利,显然不是这样的。张锋的专利是不是有可能稳定下来(patentable),并不是这次裁决的必然结果,换句话说,张锋并没有因这次裁决就牢靠地拿到了专利,未来依然还有机会被无效的(我之前判断张锋的专利会被无效还是有效的,我并没有被打脸)。

我们模拟一个场景来分析这场专利斗争。

UC家的Doudna大妈从野外捕获了两只鸡(一公一母),她向政府进行了申报,一般情况这群鸡就是Doudna大妈所有,变成她家养的鸡。

邻居Broad家的小张也从野外捕获了一只母鸡,小张也向政府申报,小张申称他早于Doudna大妈就发现了这只母鸡,这只母鸡可以下金蛋(张锋申称其先发明)。

Doudna大妈发现自己家的鸡落在邻居小张手里,所以向政府申诉,说小张偷了她的下金蛋的母鸡。

政府派出三名法官审理这个申诉案子,法官发现,小张捕获这只母鸡的时候并不知道这只鸡已经被Doudna大妈申报,因为申报都是延迟再公布的,所以法官裁决小张并没有偷这只鸡。

因为Doudna大妈申诉的事由是小张偷鸡这件事,而法官依据科学证据和常识判断,小张捕获这只母鸡并没有构成偷盗,法官的裁决也只是否定小张的偷盗行为,但是并没有说小张捕获这只母鸡就一定合法,其所有权一定不会被剥夺。也就是说,小张在这场官司中只能说没有失败,但说胜利有点牵强。

大部分关心这只下金蛋的母鸡的人都以为法官的裁决相当于把这只母鸡的所有权给了小张,事实上,法官并没有做出这样的裁决。所以小张最终是不是拥有这只母鸡尚未有定论。


在这份裁决书中,专利法官花费很多笔墨解释张锋的专利申请(中国人可以看中国专利CN106170549 (A),优先权为2012-12-12的美国临时专利61/736527)在已经公开文献的基础上首次提出CRISPR 基因编辑应用于真核细胞中,而已有公开文献包括Doudna团队的文章,在Doudna团队公开发表的文章之基础上,一般技术人员如果不通过试验是轻易想不到将Doudna团队提出的用于体外CRISPR 基因编辑技术应用于真核细胞。Doudna团队想证明本领域技术人员(按照专利法的标准,本领域技术人员掌握全部已有技术但没有创造性)可以从他们体外(非真核细胞)的CRISPR 基因编辑技术可以应用于真核细胞。换句话来说,双方的争论焦点是本技术人员能不能在已知CRISPR 基因编辑技术可以直接进行DNA编辑的基础上想到该技术应用于真核细胞(由DNA上升到真核细胞内的DNA)。最后专利法官认定本领域技术人员在Doudna团队提出的用于体外CRISPR 基因编辑技术基础上不能轻易想到这个技术应用于真核细胞,所以裁决张锋团队并没有构成对UCDoudna团队专利申请的干扰(Interference),而这一裁决并没有对张锋专利是否有效做出判断。

这里需要注意的是,裁决专利是否有干扰(Interference)和专利是否具有可专利性(patentable),特别是否有创造性是不同的。在本裁决书中,专利法官亦提到申请日为2012-5-25日的Doudna团队的美国临时专利61/652,086涉及将CRISPR 基因编辑技术应用于真核细胞(包括动物,植物细胞),但是因为专利申请文件公布会有延迟,所以并不能作为判断张锋专利申请是否构成干涉的对比文件,它还不是本领域技术人员所能获得的公开文件。虽然如此,任何一个懂得专利审核的人都知道,这个更早的专利申请会破坏之后的张锋专利的新颖性和创造性,而且是确定无疑的。这也就是为什么这次审查过程,张锋团队没有再提在先申请的原因,因为根本没有涉及他的专利是不是具有新颖性和创造性问题。

至此,读者朋友应该明白,本次美国专利局的裁决只是认定张锋的专利没有干涉Doudna团队的专利,但是并没有认定张锋专利是不是有效,所以谈不上张锋就是胜利者。

我们接下来再分析一下,UCDoudna团队为什么采用专利干涉(Interference)申诉,而不是采取直接无效申请程序。我们大致可以猜到为什么Doudna团队会采取这样的策略来争取自己的专利:

1、  干涉申诉之后,如果失败(就如现在这种情况),仍然可以启动无效申请程序,也就是说多做一步干涉申诉并没有限制自己的权利空间,而会多一次机会,如果干涉申诉成立,则可以直接无效掉张锋的专利,即使干涉申诉不成立,还有机会启动无效申请程序。法律不是科学,法官的自由裁量权很大,对于同一事物可能会有多个不同的观点,因此再有有利证据,也有可能被法官忽视,获得不利于自己的裁决。所以,如果直接启动无效申请程序,专利法官(这里类似于中国专利复审委)有可能驳回申请,而裁决被无效的专利依然有效。在这一点上,不得不承认Doudna团队的律师非常聪明,因为专利审判有一个原则就是一事不再理,一旦Doudna团队启动无效程序,而被法庭判定无效不成立,那么就再也没有机会来无效张锋的专利了,这是非常危险的,如果不能无效掉张锋的专利,而且以后也无法无效,那么Doudna团队自己的专利就不可能被授权了。因此先进行干涉申诉则是最佳策略。

2、  在干涉申诉过程中,张锋团队只可能针对干涉事宜进行辩护,就如裁决书中所述的,张锋团队辩护的主题是在Doudna团队公开的技术基础上,他们有创造性贡献。虽然张锋团队最终证明自己的专利申请没有构成干涉,但是却把自己的专利辩护方向引入不利于自己的地方。事实上,张锋团队的专利之所以被授权是钻了美国专利法(2013年前先发明制度)空子,张锋团队的专利有新颖性和创造性的前提是他们的专利发明时间要早于Doudna团队的专利发明时间(后者可能用申请时间表示发明时间)。现在张锋团队在辩论干涉申诉的时候,把自己陷入到自我证明了他们的先发明不成立,因为如果先发明成立根本无需证明他们的技术是不是具有创造性(在公开的文献基础上)。现在他们去证明这个创造性而忽视了在先发明的权利,在以后的无效程序中恐怕处于不利地位。

去年,媒体公开了张锋实验室还出了一个中国留学生背叛者,向  Doudna团队提供内部消息,有可能证明张锋的CRISPR 基因编辑技术发明是在Doudna团队公开文章之后才开始的,也就是其发明过程要晚于Doudna团队。有这样的人证,基本可以确保Doudna团队未来无效张锋的专利十拿九稳。但是为什么这个背叛者没有出现在干涉申诉中呢?这就是我刚刚说的,这正是Doudna团队的聪明之处,这个筹码是留在以后的无效程序之中的,在专利干涉申诉中根本无需出马,大家且不可高兴的太早,这个背叛者是张锋团队的定时炸弹,不是不爆是时候不到。

再次告诫那些听信谣言不管事实的媒体和自以为是歪曲实现的科技工作者,摆正你们的位置,坚持科学立场,抵制一切道听途说。


最关键Doudna团队专利:

61-652086UCBPriorityMay2012.pdf


裁决书

7b0b1c1.pdf




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